Wie viel „in Gebrauch“ ist „in Gebrauch“?
Das kanadische Markenschutzgesetz (Trade-marks Act ) (RSC 1985 c. T-13) sieht vor, dass eine Marke geschützt wird, wenn sie in Gebrauch ist, also wirklich verwendet wird. Es ist jedoch nicht immer klar, wie die Marke verwendet werden muss, um unter diesem Gesetz geschützt zu werden. Somit stellt sich die Frage, wie viel Verwendung erforderlich ist.
Das kanadische Bundesrevisionsgericht (Federal Court of Appeals) hat vor drei Jahren ein interessantes Urteil zu diesem Thema gefällt (Medos Services Corporation v. Ridout and Maybee LLP, 2015 FCA 77). Kern dieses Urteils war, dass eine eingetragene Marke in Kanada mehr als die reine Verwendung des gedruckten Wortes ist und in etwas “Größeres” eingebunden sein muss.
Das Gericht hat in seinem Urteil festgelegt, dass die Verwendung des Firmennamens in einem Text ohne Unterscheidbarkeit zum restlichen Text nicht ausreicht, um die Verwendung einer Marke nachzuweisen. Im gleichen Urteil hat das Gericht bestätigt, dass die Verwendung als vermeintlicher Firmenname nicht die Verwendung einer Marke begründet, wenn die beiden nicht gleich sind.
Im aktuellen Fall hat die fragliche Firma auf Korrespondenzen hingewiesen, in der sie den Firmennamen Medos Services Corporation im Text einer Email verwendet und in einer Domain mit einer E-Mail Adresse aufgenommen hat. Das Gericht hat sich diese angebliche Verwendung angesehen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die E-Mail Adresse die mutmaßliche Marke nicht von dem übrigen Text unterscheidet und dass der Gebrauch eines (fiktiven) Firmennamens nicht als Verwendung einer Marke bezeichnet werden kann, da sich dieser und der wirklich eingetragene Firmenname des Beklagten voneinander unterscheiden.
Was bedeutet dieses Urteil für das kanadische Markenrecht in praktischer Hinsicht? Angenommen, Ihre Firma heißt „XYZ Inc.“ und Sie verwenden „XYZ Inc.“ als Marke, dann müssen Sie sichergehen, dass Sie nachweisen können, dass Sie „XYZ Inc.“ für andere Zwecke nutzen, als nur für den Firmennamen (d.h. aktiv mit diesem Namen nach Außen gehen z.B. über Werbung). Für andere Verwendungen, bei denen die Marke in einen Text integriert ist, muss die Marke klar zu erkennen sein. Eine E-Mail Adresse wie zum Beispiel frank@xyz-systems.eu wird für sich allein bei den kanadischen Gerichten wahrscheinlich nicht ausreichen. Ob eine Marke „verwendet“ wird oder nicht, wird aufgrund der Fakten vom besonderen Gebrauch der Marke entschieden. Es gibt jedoch keine absolute Sicherheit, wie diese allgemeine Regel angewendet wird.
Rowan Smith B.A., J.D.
Barrister & Solicitor